文/ 丁鹏 曹文静
据INVESTO'S BUSINESS DAILY报道，2021年的4月末，曾经风靡全球的洞洞鞋生产商Crocs公司的股价站上了历史新高，到达了102.85美元！遥想2006年，当时Crocs也是和现在一样，有着强大的明星效应，安吉丽娜朱莉、前总统布什都是它的粉丝，同时，它还与迪士尼合作，推出主题鞋，在2006年销售量达到600万双，销售收入1亿美元。如此巨大的利益吸引之下，市面上出现众多类似款的运动休闲凉鞋。
因此，2006年3月，Crocs公司向美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission， ITC）提起诉讼，主张Double Diamond International Inc.等11家公司违反《美国法典》第19章第1337条（以下简称337条款），从国外进口并销售到美国的运动休闲凉鞋侵害了该公司的美国外观专利USD0517789（以下简称789号专利）和美国发明专利US6993858（以下简称858号专利）的专利权，从而构成不正当竞争。2006年9月，在ITC的初步裁决（ALJ’s initial determination）中行政法官认为，Double Diamond International Inc.等公司的产品未侵犯Crocs公司的789号外观专利，并认为Crocs公司的产品（Beach、Cayman和Kids Cayman鞋）不符合337条款中对美国国内行业的技术要求；以及Crocs公司的858号发明专利相对于现有技术是显而易见的。Crocs公司的主张全部被驳回，这与当时的美国外观专利侵权判定标准有关。2006年至2008年，美国外观专利侵权判定依然采用1984年确立的“新颖点测试法标准（Novelty Point Test）”，该标准主张无论两个设计看起来多么相似，被诉产品必须擅自使用了授权外观设计区别于现有外观设计的新颖点[1]。在Crocs案的审理过程中，ITC认为：当789号外观专利被视为一个整体时，该授权外观设计产生的视觉印象包括：
√ 鞋子有一个入脚口，一条包括任意图案的带子，通过两个圆形连接器连接到鞋身上，在两个圆形连接器之间具有均匀的宽度，在连接点具有类似扳手头部的形状，并延伸到鞋跟；上部有圆孔，呈系统性排列；√ 包括前部在内的上部侧壁周围均匀分布有梯形孔；
√ 具有相对平坦的鞋底（脚趾和脚跟的向上弯曲部位除外），鞋底的上下部分可能包含或不包含花纹，但如果存在花纹，则不会覆盖整个鞋底，以及从鞋底一侧延伸到彼此弯曲的中间部分的扇形凹痕。
而被控公司的产品则至少具备以下一项特征（参见下图1，以Dawgs产品为例，Dawgs为Double Diamond公司旗下的产品）：厚度不均匀且不延伸到鞋跟的带子；鞋上的孔非系统性排列的圆孔；覆盖整个鞋底的花纹等。
ITC认为，Crocs公司的789号外观专利的新颖点在于，鞋子上洞的形状、洞的排列方式、鞋带的均匀宽度以及鞋底的胎面花纹等细节特征，而被控侵权产品在这些特征上均具有与专利外观不一致的地方，因此被控侵权产品没有侵犯789号外观专利的专利权。而且Crocs公司自己的产品（Beach、Cayman和Kids Cayman鞋）与789号外观专利要求保护的细节特征相比，也并非一模一样，那么Crocs公司就没有实施其789号外观专利。而美国337条款第二款规定：只有美国存在或正在建立与专利、版权、商标、掩膜产品或设计保护有关的货物的产业时，才可以受到337条款的保护[2]。Crocs公司的产品（Beach、Cayman和Kids Cayman鞋）没有实施其789号外观专利，自然不存在与该专利相关的产业，因此不能以789号外观专利来主张他人违反377条款，构成不正当竞争。Crocs公司对该裁定不服，向ITC申请复核。2008年6月，ITC在最终初审决定（The ITC’s final determination）中依然维持了上述裁定。同年9月，Crocs公司向美国联邦巡回上诉法院（CAFC）提起上诉，而此次上诉的结果是CAFC撤销了ITC做出的所有判决，改为支持Crocs初始的全部主张。美国的外观专利侵权判定标准中，除了新颖点测试法标准外，还有一种起源于1861年的普通观察者测试法标准，也称为实质相似性检测标准：如果在一个普通观察者（该观察者拥有普通消费者通常会拥有的注意力）眼里，两个外观设计实质上相同，或者说他们相似到足以诱导观察者以为是前一外观设计产品而购买了后一外观设计产品的程度，那么后一外观设计就构成了对受专利保护的前一外观设计的侵害。在审查过程中，CAFC认为，新颖点测试法标准实际上并没有考虑授权设计整体，而是强调授权设计区别于现有设计的新颖点，这是属于对外观设计中的特殊和细小的局部细节设计的评价。而以前的普通观察者测试法标准相对而言更为合理。而促使CAFC坚定的选择普通观察者测试法标准一个重要原因是，在2010年9月，CAFC在Egyptian Goddess诉Swisa, Inc一案中终结了新颖点测试法标准的应用。在Egyptian Goddess案中出现了一个悖论：Egyptian Goddess案涉及一项指甲修磨器外观设计，在进行新颖点测试时，参照新颖点测试法将授权外观设计与现有设计比较以寻找授权外观设计的新颖点，发现该授权外观设计是由多个现有设计组合而成的，也就是说该授权外观设计并不存在新颖点，CAFC的法官认为该授权外观设计不存在新颖点的结论是在变相审查外观设计的非显而易见性，而在美国外观设计侵权诉讼流程中，授权专利的可专利性是在侵权判定之前确定的，而在侵权判定过程中不应再考虑授权外观设计的专利性。CAFC的法官在该案中明确指出，过分依赖所要求保护的设计的详细口头描述可能会过分强调设计的特定特征，而不是对整个设计进行审查。在许多情况下，为形成详细的口头描述而付出的巨大努力不足以构成侵权分析的依据。用文字描述所要求保护的设计很容易分散对装饰性图案和图形本身的侵权分析。[3]新颖点测试法标准在该案中被发现存在很大局限性，因此在该案中最终废除了新颖点测试法标准。Crocs案与EgyptianGoddess案类似，在判断DoubleDiamond International Inc.等家公司是否侵犯789号外观专利权时，应当从整体判断。CAFC认为，789号外观专利设计的整体效果之一是带子及其装配部分与鞋底相互连接。在观察该设计的整体效果时，多个主要设计线和曲线在该点会聚，从而形成一个吸引普通观察者眼球的焦点。该设计的另一个整体效果是在整个设计中采用圆形曲线和椭圆的视觉主题，包括后跟带形成了鞋底侧壁的某种延续，从而在视觉上形成一个环绕整个鞋子的连续环形。设计中的圆形曲线或椭圆形的其他示例是由带子和底座的脚部开口形成的椭圆形。CAFC还对789号专利外观设计和被控侵权产品进行了并排比较，认为789号外观设计和被控侵权产品都具有这些总体效果，会使得熟悉现有技术外观设计的普通观察者被误导，以为被控侵权产品与专利设计相同。CAFC还举了一个例子，如果将789号外观设计与被控侵权的外观设计以颜色相配的方式排列并随意混淆，普通的观察者不可能在不经过非常仔细和长期努力的情况下将它们恢复到原来的排列。因此，该法院认为被告产品以足够的细节和清晰度体现了789号设计的整体效果，从而引起市场混乱，被告产品侵犯了789号外观设计的专利权。而在该案中，CAFC还将普通观察者在原来的基础上被进一步限定：普通观察者应该是相关领域的普通设计人员，该普通观察者熟悉产品，具有对产品设计的一般知识，但是不是专家。而同理之下，将Crocs的产品鞋与789号外观专利进行对比，运用普通观察者测试法，很容易得到Crocs实施了其专利的结论，因此Crocs满足337条款对国内行业的要求。笔者认为，普通观察者测试法标准是比新颖点测试法标准更加适合外观设计侵权判定的标准。新颖点测试法标准太过注重于文字描述中的细节特征，这很可能导致判定上的错误。以CROCS案件为例，ITC明确提到了789号专利相关书面描述中的两项结构特征：然而如图2所示，789号专利的附图1中，后跟带在图的最左边的中间凸起到更大的宽度，因此设计图不要求在两个圆形连接器之间使用宽度相同的带子。789专利附图4中，孔的间距不均匀，尤其是对着大脚趾的地方。该错误会使普通观察者从整体上看待外观设计的侵权分析时产生曲解。
外观设计专利主要以图片方式呈现出设计的外观，在判断外观专利是否被侵权时，应该以设计附图为准。附图比任何描述都能更好地描述一个设计，如果没有附图，描述可能无法理解[4]。而在与被控产品进行对比时，普通观察者测试法标准能够更好的维护专利权。按照美国337条款对国内行业的要求，权利人拥有的外观设计专利必须积极实施以形成产业，而实施的结果就是形成产品，普通消费者是最直接面对产品的人，普通观察者测试法标准中的普通观察者应该以普通消费者为原型进行定义，而绝大多数普通消费者通常并不会注意某些特定特征，他们一般会从整体上的第一印象出发来判断该产品是不是自己所需要购买的品牌的产品。以CROCS的洞洞鞋为例，消费者在超市的同一个货架上，不会因为两双鞋仅仅是洞的形状和排列方式不同而很容易的察觉出这两双鞋是属于不同品牌。而这种整体上的相似度，会导致普通消费者以购买洞洞鞋的目的购买了别的鞋子，这不仅对专利权人造成了损失，对消费者更是造成了一种潜在的欺骗。因此，专利外观设计与被控物品的外观设计之间的差异，不能也不应妨碍侵权的认定[5]。我国专利法第64条第2款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”这表明我国的外观设计也是以图片所展示的内容为保护范围。而我国的外观专利侵权判定以“一般消费者”作为参照主体，而《专利审查指南》中规定，作为某种类外观设计产品的一般消费者应当具备下列特点：
(1) 对涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计及其常用设计手法具有常识性的了解。例如，对于汽车，其一般消费者应当对市场上销售的汽车以及诸如大众媒体中常见的汽车广告中所披露的信息等有所了解。常用设计手法包括设计的转用、拼合、替换等类型。(2) 对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的区别具有一定的分辨力，但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化[6]。
由此可以看出，我国在进行外观专利的侵权判定时也是注重整体上的相似度，而并非某些细节特征的区别。在外观专利的侵权判定中，我国以“一般消费者”作为参照主体，而美国则是以“普通观察者”作为参照主体，相比之下，我国的标准相对于美国应该是更高一些。但是笔者认为，“一般消费者”和“普通观察者”永远不可能是一个完全确定的概念，他们所具备的判别能力，应该随着时间和社会案例经验的积累而不断的做出调整。
[1]Gorham Manufacturing Company Vs White.81 U.S.511. 528(1871)
[2]19 U.S.C. § 1337 Unfair Practices In Import Trade. http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/337/337_law.html
[3]Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 679 (Fed.Cir.2008) (en banc).
[4]Dobson v. Dornan, 118 U.S. 10, 14, 6 S.Ct. 946, 30 L.Ed. 63 (1886).
[5]Payless Shoesource, 998 F.2d at 991 (quoting Litton Sys., Inc. v. Whirlpool, 728 F.2d 1423, 1444 (Fed.Cir.1984)).
[6]《专利审查指南》第5章第4节
[1]李秀娟.外观设计侵权判定中的新颖点分析——以美国外观设计新颖点测试为中心[J].电子知识产权,2014(06):68-75. 2.《鞋業設計專利侵權：實例與解方– 新聚能科技》
[2]殷夕婷,赵可金.美国国际贸易委员会独立性研究[J].美国问题研究,2012(01):116-136+187+190.[3]张晓都. 美国外观设计专利侵权判定标准[A]. 国家知识产权局条法司.专利法研究（2005）[C].:国家知识产权局条法司,2006:17.[4]张晓都.美国外观设计专利侵权判定标准的新变化[J].中国发明与专利,2009(04):69-73.[5]董红海.中美外观设计专利侵权判定比较——基于美国外观设计案例的分析[J].知识产权,2005(04):52-57.[6]薛亚君.美国外观设计专利侵权判断中“普通观察者”标准的变迁及启示[J].江苏科技信息,2013(10):14-19.[7]董红海,陆准.美国外观设计专利侵权判断方法的最新发展——简评Egyptian Goddess案[J].知识产权,2009,19(04):84-89.来源：IPRdaily中文网
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